Seguro que más de un lector tiene la costumbre de llamar “donut” a ese trozo de masa esponjosa que tiene forma de donut, se fríe y generalmente glaseado o cubierto de chocolate. Bueno entonces, Aunque «donut» es el nombre genérico que se suele dar a estos alimentos, a partir de ahora en España sólo podrá ser utilizado comercialmente por Grupo Bimbo.a través de su filial española Bimbo Donuts Iberia (antes Bakery Donuts, propietaria de la marca desde 1962), tras una sentencia del Tribunal Supremo que pone fin a un litigio de ocho años. En este artículo te contamos las claves de este fracaso.

Todo empezó en 2017, cuando la empresa Atlanta Thematic Restorationespecializada en distribución de alimentación para el sector Horeca, comenzó a ofrecer donas en su sitio web bajo el nombre de «Redondoughts», que describió como un «donut».

Fue entonces cuando Bimbo Donuts Iberia presentó una demanda contra Atlanta por violación de marca y competencia desleal.. La filial de Bimbo alegó que el uso de dicha denominación suponía un uso indebido de la reputación de la marca «Donut» y una erosión de su carácter distintivo en el mercado de la pastelería, tal y como detalla la sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Se escudó detrás de la definición de la RAE

Por su parte, Atlanta argumentó que el término «donut» era una forma descriptiva de la comida.ampliamente utilizado —según lo define la Real Academia Española (RAE)—, y que su uso en la web había sido «insignificante y no como marca», según El Confidencial.

Aunque en primera instancia la demanda no prosperó, y la Audiencia Provincial de Madrid confirmó en apelación que «el término donut es descriptivo de un tipo de donut y está admitido como tal por la RAE», el Tribunal Supremo rechaza esta defensa. El Alto Tribunal señala que “el diccionario incluye el término con la tilde que se deriva de su pronunciación en español ‘donut’ (no ‘Donut’) y con mención expresa de que proviene de la marca registrada Donut, lo que excluye la genérica.»

Si consultamos la web de la RAE, efectivamente se confirma que «donut» se define así, reconociendo su origen marcario. De este modo, La sentencia del Tribunal Supremo revoca lo establecido por la Audiencia Provincial de Madrid y declara que la palabra «Donut» es un signo de distinción protegido por la Ley de Marcas. Si bien reconoce una lexicalización del término, esto «no le resta carácter distintivo si se reconoce su origen marcario».

La Corte Suprema da la razón a Grupo Bimbo

la corte recuerda Atlanta que «podría haber utilizado otros términos similares como roscos, donuts o berlinas para describir el mismo producto».sin necesidad de utilizar una marca ajena, lo que puede perjudicar su carácter distintivo y su reputación». Además, destaca que «el uso de la marca de renombre por un tercero puede dar lugar a un uso indebido de la reputación o notoriedad de las marcas Donut, con el consiguiente menoscabo de su carácter distintivo y de su reputación».

Así, el Tribunal Supremo declara que Atlanta «ha violado los derechos de marca del demandante al utilizar el signo Donut aplicado a productos de pastelería en su sitio web». Sin embargo, sólo condena al demandado a cesar en el uso de dicho término, sin imponerle sanción ni compensación. Esto se debe a que, según el Tribunal Superior, la empresa ya había eliminado el término de su página web y su uso era «muy limitado y fugaz en el tiempo».